Un emprendedor peruano solicitó el registro de la marca «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe» y logotipo, para distinguir servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, pertenecientes a la clase 43 de la nomenclatura oficial.

Sin embargo, McDonald’s se opuso al registro de la marca del emprendedor peruano. La franquicia de comida rápida alegó que el signo solicitado por el emprendedor incluía una transcripción parcial de su marca notoriamente conocida: «McHotel» tenía el «Mc» de «McDonald’s». McDonald’s también sostuvo que el público podría asociar «McHotel» con «McDonald’s» y que el emprendedor podría aprovechar injustamente el registro de su marca.

El emprendedor se defendió: otras marcas, también registradas en clase 43, incluyen el término «Mc»: McLaren’s, McCarthy’s Irish Pub Restaurant, MC Mercado Cambaleche, etc. El término «Mc» no es distintivo ni exclusivo de McDonald’s, porque existen otras marcas que incluyen ese término y coexisten pacíficamente en el mercado.

Primera Instancia:

El Indecopi registró el signo del compatriota, pero identificó que entre los servicios de McDonald’s y el signo que pretendía registrar, sí existían vinculación por los servicios ofertados.

¿Por qué? Los hoteles también suelen comercializar comida y bebidas al público. McDonald’s también ofrece alimentos y bebidas.

El Indecopi declaró infundada la oposición de McDonald’s y otorgó el registro del signo solicitado por el emprendedor peruano. McDonald’s apeló la resolución ante la Sala Especializada en Propiedad Intelectual.

Segunda instancia:

McDonald’s reconoció que otras marcas registradas poseían el término «Mc/Mac»: McLaren’s, Macartur, MC Mercado Cambaleche, etc. Sin embargo, dijo que esas marcas sí tenían elementos que las distinguían en el mercado, pero la marca que solicitaba registrar el emprendedor peruano, no.

McDonald’s también aseguró que el «Mc» era lo que más resaltaba de su marca «McHotel Ica-Perú de José Luis Uribe». Por lo tanto, el público podía entender que McDonald’s y la marca del emprendedor estaban asociadas.

Sentencia:
La sala consideró que, debido a que los signos eran semejantes, la imagen y el prestigio de la marca notoriamente reconocida McDonald’s podrían ser transferidos al signo del emprendedor peruano. Por lo tanto, no se podía registrar el signo solicitado por el emprendedor, debido a la prohibición prevista en el artículo 136, inciso h), de la Decisión 486, tal como lo denunció McDonald’s.

Así, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró fundada la apelación de McDonald’s. En consecuencia, revocó la resolución de primera instancia y la declaró fundada: el registro de la marca del emprendedor peruano fue denegado.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial